Por que registrar Marca é fácil, mas não é simples?

por Deborah Portilho
Revista UPpharma nº 144, ano 36, Janeiro/Fevereiro de 2014

Qualquer pessoa que se disponha a ler um manual e a seguir um passo a passo na internet pode solicitar o registro de sua marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Com efeito, o portal do INPI (www.inpi.gov.br) dispõe de manuais com informações e com todas as orientações necessárias para que o profissional providencie – sozinho – o registro de sua marca. O problema é que o fato de ser fácil não significa, necessariamente, que seja simples.

A título de comparação, o registro de um nome de domínio para um site perante o órgão competente(1) é fácil e simples, pois, estando o nome disponível, o registro pode ser feito com apenas alguns “clicks” pela internet. Já o registro da marca é bem mais complexo. O processo se inicia com o depósito do pedido de registro – que de fato é relativamente fácil de ser feito –, mas só se concretiza com a concessão do registro pelo INPI, após várias etapas sucessivas no decurso de alguns anos. Essas etapas incluem, dentre outros, o exame preliminar do pedido, a sua publicação para oposição de terceiros e o exame de registrabilidade para que o respectivo Certificado de Registro da Marca possa ser concedido pelo INPI.

É certo que o INPI disponibiliza, de forma clara e didática, informações e orientações sobre essas etapas e procedimentos, a fim de possibilitar que os interessados façam seus próprios pedidos de registro de marca. Contudo, a leitura, fortemente recomendada pelo INPI, tanto do Manual do Usuário do Sistema e-Marcas, como das Diretrizes para Análise de Marcas (com 100 e 72 páginas, respectivamente), além da leitura da própria Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/1996), pode desestimular qualquer interessado a fazer o depósito da marca por conta própria.

Mas o principal problema é que alguns requerentes fazem os depósitos mesmo sem ler o material recomendado pelo INPI e sem tampouco a ajuda de um profissional da área e acabam desperdiçando tempo e dinheiro. Na realidade, essa ajuda profissional – seja de um agente de propriedade industrial(2) ou de um advogado de Marcas –, é aconselhável até mesmo antes do depósito da marca.

Sobre essa etapa, de acordo com a orientação no portal do INPI(3), antes de se proceder com depósito do pedido de registro, “é fundamental realizar uma busca para saber se a marca que você deseja está disponível”. Mas, apenas pesquisar a marca pretendida na base de dados do INPI não basta. É preciso pesquisar equivalências fonéticas do nome, sinônimos, traduções, variações ortográficas e, principalmente, fazer uma análise de registrabilidade desse nome/marca, com base na LPI. Como se vê, a ajuda profissional especializada é imprescindível para se efetuar uma busca detalhada e confiável.

Outro fator que pode, ou deve, desencorajar os requerentes a atuarem por conta própria é a necessidade de acompanhamento semanal do pedido de registro pela Revista da Propriedade Industrial (RPI). Apesar de o INPI possuir um serviço de acompanhamento automático de publicações – o PUSH-INPI –, conforme alertado pelo próprio órgão, esse serviço não substitui o acompanhamento semanal da RPI e deve ser usado apenas como mecanismo acessório.

Nesse sentido, cabe notar que, sem o acompanhamento apropriado, o requerente corre o risco de perder um prazo e, consequentemente, o próprio pedido de registro. E essa necessidade de acompanhamento não se encerra com a concessão do registro. Na realidade, ela é para toda a vida. Enquanto a marca for de interesse e seu registro estiver em vigor, é imprescindível seu acompanhamento semanal pela RPI. Isso porque existe a possibilidade de terceiros interessados instaurarem um processo administrativo de nulidade, nos 180 dias após a concessão, ou um pedido de declaração de caducidade do registro, a qualquer tempo, a partir do quinto ano do registro. Particularmente neste último caso, a inércia do titular causará a extinção do registro e, por conseguinte, a perda da marca. Assim, se o requerente não for altamente disciplinado, o acompanhamento do pedido e posteriormente do registro por um profissional da área é a melhor solução.

Também cabe lembrar que, como existe a possibilidade de oposição ao pedido de registro por um terceiro interessado, não seria nada recomendável que o requerente do pedido, sendo leigo na matéria, fizesse a defesa de sua marca por conta própria, pois as chances de sucesso seriam bem pequenas. E mesmo não havendo oposição, caso o pedido de registro incida em alguma das proibições legais, ele pode ser indeferido (negado) pelo INPI. Nessa hipótese, as chances de sucesso de se reverter a decisão do INPI dependerão principalmente do conhecimento não só da LPI, como também da doutrina e da jurisprudência sobre a matéria.

Por essas e outras razões, apesar de o processo de registro de uma marca não ser particularmente difícil, poder contar com o acompanhamento profissional não tem preço – quer dizer, tem, mas vale a pena!

Por fim, é importante chamar a atenção para o alerta no portal do INPI sobre as inúmeras fraudes(4) que ocorrem na área e que são praticadas por pessoas e escritórios inescrupulosos, os quais se intitulam “representantes” do órgão. As vítimas são justamente os requerentes (empresas ou pessoas físicas) que não possuem procuradores cadastrados e que, por isso, são o alvo preferido desses criminosos.

Se, em vista de todo o exposto, você desistiu de fazer o registro de sua marca sozinho e resolveu procurar um profissional habilitado, o artigo atingiu seu propósito! Nesse caso, se você precisar de uma indicação, consulte o site da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial(5) – e nele você terá uma relação, que pode ser consultada por região, com os dados dos agentes, advogados e escritórios habilitados de todo o país. Quanto a mim, adoraria poder ajudar, mas há muito me afastei dos depósitos e acompanhamentos dos pedidos de registro perante o INPI e restringi minha atuação aos pareceres, perícias, treinamentos, à vida acadêmica e, é claro, aos artigos, como este, que tenho imenso prazer em escrever!

Notas: