por Deborah Portilho
Revista UPpharma, nº 110, ano 31, Março/Abril 2009, p.50-51
Uma das dúvidas mais frequentes no Direito Marcário diz respeito à proibição contida no inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), que trata da registrabilidade de termos genéricos e de uso comum como marca. Apesar de serem conceitos simples, eles apresentam algumas sutilezas que podem gerar dúvidas.
De acordo com tal inciso, não é registrável como marca: “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.
Esse dispositivo legal visa impedir que sinais intrinsecamente genéricos ou de uso comum, que tenham relação com os produtos ou serviços a serem identificados, sejam apropriados a título exclusivo por uma determinada empresa em detrimento de seus concorrentes.
Escolhemos as palavras “chocolate” e “batom” para exemplificar. É indiscutível que essas palavras sejam de uso necessário com relação a chocolates e a batons, respectivamente. Portanto, elas não poderiam ser registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na forma nominativa (em letras de forma), para identificar tais produtos, pois tal registro implicaria no direito ao uso exclusivo desses termos, retirando-os, por conseguinte, do patrimônio comum. Entretanto, nada impediria que um fabricante de cosméticos identificasse seus batons com uma marca que incorporasse a palavra “batom”, ou que um fabricante de chocolates adotasse uma marca formada por esse termo. Nesses casos, as marcas seriam registradas sem direito ao uso exclusivo das palavras “batom” e “chocolate”.
Observe-se que se tais palavras estivessem revestidas de suficiente forma distintiva, elas poderiam ser registradas até mesmo para identificar chocolates e batons. Nessa hipótese, a proteção recairia, apenas, sobre a estilização das letras e dos outros elementos que, porventura, compusessem as marcas e que não fossem de uso comum.
É interessante observar também que as palavras “chocolate” para identificar roupas e “baton” (ou “batom”) para chocolates podem ser registradas até mesmo na forma nominativa (como realmente são), já que elas não têm qualquer relação com tais produtos.
Usando exemplos da área farmacêutica e de cosméticos, marcas tais como PARATOSSE (pastilhas contra tosse), DENTAL CARE (pastas de dente) e SEM PERFUME (desodorantes) precisam se apresentar na forma mista (letras estilizadas e/ou combinadas com desenhos ou figuras) para poderem ser registradas. De qualquer modo, elas seriam concedidas sem direito ao uso exclusivo dessas palavras e a proteção recairia sobre a estilização das letras e sobre quaisquer outros elementos que não fossem de uso comum.
A análise de registrabilidade pode se tornar um pouco mais complexa se a marca for formada por uma combinação de palavras, ou por um termo genérico ou de uso comum, mas com uma grafia ligeiramente diferente da palavra original, seja no português ou em outro idioma. Um bom exemplo é a marca INTYMA CARE da Cifarma que identifica sabonetes para higiene íntima. Observe-se que ela é formada por duas palavras de uso comum (íntima e “care”), sendo uma em português e a outra em inglês, o que faz dela uma marca fantasiosa (note-se que a expressão de uso comum neste caso é “cuidado íntimo”). Em vista desse caráter fantasioso e considerando que a palavra “íntima” foi grafada com “y”, pode-se dizer que essa marca possui certa distintividade.
Assim, na ausência de outros obstáculos, o INPI poderia conceder o registro da marca INTYMA CARE “no conjunto”, ou seja, exatamente como foi escrita e sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos, isoladamente. Especificamente com relação à palavra INTYMA, o INPI poderia fazer uma ressalva no sentido de que a concessão não retira do patrimônio comum a palavra “íntima” na sua grafia original.
De qualquer forma, independentemente da possibilidade de registro, deve-se sempre ter em mente que a proteção concedida a marcas formadas por termos genéricos e de uso comum, que tenham relação com os produtos identificados, é bastante limitada. Assim, mesmo que tais marcas sejam consideradas fortes sob a perspectiva do Marketing, elas são fracas sob o ponto de vista jurídico e, portanto, sempre que possível, devem ser evitadas.
